诺臣原创 | 商标注册慢一步,佩奇在中国要哭了!

发表时间:2019-04-22 所属分类:诺臣案例

如果问2018年的网红IP是谁?社交平台的朋友们会齐声声告诉你“非社会人小猪佩奇莫属”。动画片《小猪佩奇Peppa Pig》,于2015年6月进入中国市场后,在央视、爱奇艺和优酷等平台上热播,一年的播放量高达上百亿。而在2018年,从快手到抖音,一句“小猪佩奇身上纹,掌声送给社会人”将这只粉色小猪推上IP“一姐”的位置。有媒体报道,小猪佩奇带来的流量,本可以让其著作权人娱乐壹英国有限公司通过发展衍生产品赚个盆满钵满,但娱乐壹英国有限公司万万没想到,由于小猪佩奇商标被抢先注册,公司在中国已经损失了数千万美元。

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据了解,尽管动画片《小猪佩奇Peppa Pig》在进军中国之前娱乐壹英国有限公司已经做好品牌保护的准备,于2013年3月27开始在中国陆续进行“小猪佩奇”商标42类全类注册,但早在2012年,名为蔡某的申请人在服装、玩具领域(商标第25类、第18类)抢先注册了“佩佩猪”商标,由于“佩佩猪”与“小猪佩奇”的图案构成近似,娱乐壹英国有限公司的正版商标被驳回申请。而这两个领域,是“小猪佩奇”衍生产品最能盈利的领域。

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互联网时代信奉“流量为王”的规则,在推广企业产品品牌的过程中,高流量意味着高关注、高价值、高收益,但如果推广过程未先申请商标注册,未做好品牌的知识产权保护,将给企业造成巨大的亏损,前期苦心经营所带来的流量,全为他人做了嫁衣。别不信,真实的案例就发生在我们身边。

 

案情简介

2013年8月16日,王某申请注册第41类“悦跑”商标,2015年1月7日注册成功,核定使用的服务类别包括“组织体育比赛”。2015年12月1日,王某将第41类“悦跑”商标独占许可给A公司使用。

2015年3月3日,A公司申请注册第45类“悦跑”商标,2016年4月28日注册成功,核定使用的服务类别包括“在线社交网络服务”。

但早在2013年12月31日,B公司运营的“悦跑圈”发布的V1.1.0.2版本中就自称系“一款基于跑步的社交型应用”,提供在线社交网络服务,此后B公司一直坚持“悦跑圈”的该种定位,从2013年至2015年3月前,B公司运营的“悦跑圈”逐步开发了“跑友圈分享”、“加入跑团”、“添加跑友”,已经实现了跑友线上评论、线上交友、线上聊天等在线社交功能。

A公司认为,B公司组织体育比赛及给其用户提供在线交友服务时,在其官方网站、新浪官方微博、微信公众号、组织线上及线下马拉松活动、手机应用软件名称及内容等处使用“悦跑圈”商标,B公司对上述文字标志的使用易造成相关公众混淆,侵犯了A公司的注册商标专用权。B公司应当暂停侵权行为并赔偿A公司的经济损失及合理维权费用人民币700万元。

 

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判词摘录

深圳市中级人民法院(2017)粤03民初977号民事判决书

1、B公司未经A公司的许可,在相似服务“组织体育比赛”上使用与其A公司第41类“悦跑”商标近似的商标,导致混淆,构成侵犯注册商标专用权的行为。

2、本案中,在A公司第45类“悦跑”商标注册日之前,B公司在网络社交服务上的持续在先使用“悦跑圈”,并为一定范围内的公众知晓,具有一定的影响。B公司在“在线社交网络服务”在先使用“悦跑圈”具有正当性。

3、法律鼓励市场经营者通过商标注册获得市场竞争的主动权和优势地位,在先使用人本可以通过申请注册的方式取得竞争优势,但其放弃这一直接、有效的手段,系对其自身权利的一种懈怠。因此,在商标权人获得商标注册后,既然法律已经通过在先使用抗辩保护了在先使用人已有的市场份额和商誉,其继续使用时的“原有范围”应当予以严格的限缩解释,避免出现在先使用人蚕食商标注册权人市场利益的局面。

4、B公司仅能通过原有的网络社交平台继续提供“在线社交网络服务”,不得通过其他方式或其他互联网产品提供以“悦跑圈”命名的“在线社交网络服务”,且不能以“悦跑圈”的名义提供线下的交友服务。

5、B公司应赔偿A公司经济损失及合理维权支出共计人民币60万元。

 

律师建议

1、企业应当要有“产品未发,商标先行”的意识,在产品或服务未投入市场运营时,先申请商标注册保护。同行的商业嗅觉不容小觑,好的产品或服务如果怠于申请商标,被抢注的风险非常大。
 2、处于雏形阶段的产品或服务,如果通过商标近似检索发现,其使用的名称已经存在近似的注册商标,企业还能及时地以较低的成本更改名称。如果等发展到成熟阶段,再发现产品或服务的名称已经被他人注册了商标,此时企业要想扩大经营生产规模,需要花几十万甚至数百上千万购买商标的使用权或者所有权。
3、一个好的IP能助力产品的推广,各企业家对知名品牌的名称虎视眈眈,都想借知名品牌的名气为自己的产品做推广。所以,企业在为产品或服务申请商标注册时,要充分考虑未来可能经营的范围,在初始阶段进行商标多类注册,为企业未来发展跨领域产品铺好路,避免知名品牌被衍生领域的经营者抢先注册。 

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写在最后的话

阿里巴巴集团为了保护自己的品牌,让竞争对手无缝可钻,在中国商标总局注册了“阿里兄弟姐妹,叔伯姑妈”等数百个阿里系商标,形成一个阿里家族。而阿里集团每出一个新产品,均会进行多类商标注册。在2019年的支付宝集福卡活动中,五福卡加入了新成员“花花卡”,抽到花花卡的群众有机会通过抽奖获得2019年支付宝“花呗”的免单福利。集五福活动几乎是全民参与,自2019年1月25日起,无人不识“花花卡”。而在2019年1月28日,阿里集团已经及时地在电商服务、计算机、金融等领域对“花花卡”进行多类商标注册。同行想要蹭点“花花卡”的流量,马爸爸说,这是不存在的。

 

大企业尚且如此,小企业怎能忽视商标注册的重要性!

 

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江晓敏 | 广东诺臣律师事务所张扬律师团队

曾在大型金融投资企业担任法务从事公司法律实务工作,专注于与公司经营管理有关的商事纠纷案件的研究及法律实务,善于将扎实的法律功底与丰富的实践经验相结合,以企业风险防控与产权保护的理念为根本,为企业提供法律服务,最大限度维护企业的合法权益。